Marca indeferida no INPI: motivos e como recorrer

O que é o indeferimento

Terminado o exame de mérito, o INPI decide: defere ou indefere o pedido (art. 160 da Lei 9.279/96). O Manual de Marcas do INPI descreve o indeferimento como um despacho que encerra o pedido por infringir proibição da lei em todas as classes pedidas (item 5.19.4).

Se o problema estiver só em parte das classes, ou em itens da especificação, o despacho é outro: deferimento parcial. Contra a parte negada cabe recurso no mesmo prazo de 60 dias, com a mesma petição do código 3000 (itens 5.19.5 e 7.2.1).

Os dois despachos saem na Revista da Propriedade Industrial (RPI). Veja como acompanhar o pedido e ler os despachos.

Os motivos que mais pesam na escolha do nome

A lista do que não pode ser registrado como marca está no art. 124 da lei. Para quem está batizando um negócio, três incisos merecem atenção especial:

• Marca anterior parecida (inciso XIX): reprodução ou imitação de marca alheia registrada, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, para produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, quando pode causar confusão ou associação.
• Termo genérico ou descritivo (inciso VI): sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tem relação com o produto ou serviço, salvo se tiver forma distintiva suficiente. Um nome que só descreve o que você vende corre esse risco.
• Nome de empresa ou de estabelecimento de terceiro (inciso V): reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de outra pessoa, quando pode causar confusão ou associação.

O Manual organiza o exame em requisitos: liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade (item 5.7). Genérico e descritivo entram na distintividade; o conflito com marca anterior, na disponibilidade. Em pedido com mais de uma classe, cada classe é analisada separadamente.

Quem decide é sempre o INPI, mas o motivo pode ter sido levantado por um terceiro numa oposição (veja como funciona a oposição de marca). E um detalhe do item 5.19.2 do Manual: quando a marca anterior ainda não tem decisão definitiva (por exemplo, está em recurso), em regra o exame do seu pedido fica parado esperando, o chamado sobrestamento. A exceção: se ao menos uma das marcas anteriores já estiver registrada, o pedido é indeferido com base nela.

O recurso: prazo, quem decide e efeito

• Prazo: 60 dias (art. 212), contados da publicação do indeferimento na RPI (item 7.2 do Manual).
• Quem decide: o presidente do INPI, e com essa decisão se encerra a instância administrativa (art. 212, § 3º). O exame técnico e o parecer que subsidia a decisão ficam com a coordenação de recursos de marcas (item 7.1).
• Efeito: suspensivo e devolutivo pleno (art. 212, § 1º). Na prática, nada é registrado enquanto o recurso não é julgado, e o reexame segue as mesmas regras do primeiro exame. O Manual avisa que pode surgir até um motivo de indeferimento novo (item 7.2).
• Outros interessados, como quem apresentou oposição, são intimados para oferecer contrarrazões em 60 dias (art. 213).
• O INPI pode fazer exigências para completar as razões do recurso, com 60 dias para cumprir (art. 214).

A petição é o recurso contra indeferimento, código 3000: R$ 700 por classe, ou R$ 350 com desconto, conforme a tabela de retribuições do INPI. Quem tem direito ao desconto está na página das taxas do INPI. O valor é calculado pela quantidade de classes recorridas e, em pedido com várias classes, vai uma petição só, com as razões de cada classe (item 7.2.1 do Manual).

O que um bom recurso traz

O recurso precisa rebater o fundamento da decisão. Se o motivo foi marca anterior, mostre as diferenças entre os sinais e entre os produtos ou serviços. Um acordo de convivência com o titular da marca anterior ajuda, mas o Manual diz que ele serve só como subsídio ao exame e não obriga o INPI (item 5.17). Se o motivo foi descritividade, explique por que o sinal distingue o seu negócio dos demais.

Recurso sem razões não é conhecido (art. 219, II). Se as razões existem mas não citam o artigo de lei, o INPI verifica se os fatos narrados permitem identificar o direito pedido (item 7.5.4). Melhor não contar com isso e citar a base legal.

Recurso não é garantia. O INPI reexamina tudo, e a decisão pode manter o indeferimento.

Se o recurso for negado

A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa (art. 215). Quem quiser continuar discutindo precisa levar o caso à Justiça, com outro custo e outro tempo.

Recorrer ou fazer um pedido novo

Leia o despacho com calma: ele indica o fundamento legal e, quando for o caso, as marcas anteriores que impediram o registro. Se faltar essa informação, o Manual prevê a retificação do despacho (item 5.19.6). Na nossa avaliação, se o INPI apontou uma marca registrada muito parecida, no mesmo ramo, sobra pouco a argumentar, e vale pesar o recurso contra um pedido novo. Se a comparação foi forçada, ou o sinal tem distintividade clara, recorrer faz mais sentido.

A alternativa é um pedido novo, com outra marca ou com uma especificação que não se choque com a marca anterior. É um processo do zero: nova taxa de depósito (código 389, R$ 880 por classe, ou R$ 440 com desconto), novo exame e nova publicação, com novo prazo de oposição. Antes de depositar de novo, faça a consulta da marca no INPI, revise a classe NCL e veja quanto tempo demora o registro.

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