Transferência de marca no INPI: como fazer a cessão e quanto custa

O que é a cessão de marca

Cessão é a venda ou doação dos direitos sobre a marca. Quem transfere é o cedente; quem recebe, o cessionário. O art. 134 da Lei de Propriedade Industrial permite ceder tanto o pedido de registro quanto o registro já concedido, então não é preciso esperar a concessão para vender uma marca.

O Manual de Marcas do INPI usa a mesma petição para outras formas de transferência: incorporação ou fusão de empresas, cisão, sucessão por herança e falência. Muda só o documento que comprova a operação.

Quem pode receber a marca

O mesmo art. 134 tem uma condição: o cessionário precisa atender aos requisitos legais para pedir aquele registro. Isso remete ao art. 128, § 1º: pessoa de direito privado só registra marca ligada à atividade que exerce de forma efetiva e lícita, direto ou por empresa que controle.

Pelo Manual, o INPI confere se quem recebe tem atividade compatível com os produtos ou serviços da marca; se não tiver, a anotação pode ser indeferida. Uma marca de restaurante passada para uma empresa que só vende roupas, por exemplo, tende a esbarrar nessa análise.

As marcas parecidas vão juntas

O art. 135 é o ponto que mais pega de surpresa. A cessão deve incluir todos os registros e pedidos do cedente com marcas iguais ou semelhantes, para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. O que ficar para trás é cancelado (registro) ou arquivado (pedido).

Exemplo: se o cedente tem a marca só com o nome e outra versão com logotipo, as duas no mesmo ramo, ceder só uma delas coloca a outra em risco. A lei não quer duas pessoas diferentes donas de marcas parecidas no mesmo mercado.

Como pedir a anotação no INPI

A anotação da cessão está no art. 136, I: o INPI registra a cessão com a qualificação completa do cessionário. Pelo Manual (item 8.1), a petição de anotação de transferência de titular (código 349) leva:

• o requerimento preenchido com os dados do cessionário;
• o comprovante de pagamento da GRU;
• o documento de cessão, com a qualificação completa de cedente e cessionário, os poderes de quem assina por eles, as assinaturas, o número do pedido ou registro e a data em que foi firmado;
• a procuração do cessionário, se houver procurador;
• o documento de cessão da prioridade unionista, se o pedido tiver reivindicado prioridade;
• tradução simples, se algum documento estiver em língua estrangeira.

Quem protocola é o cessionário ou o procurador dele, e a GRU sai em nome do cessionário. O pagamento tem de estar feito até o envio da petição; sem isso, ela não é conhecida. Várias marcas cabem na mesma petição quando os cedentes e os cessionários são os mesmos em todos os processos.

Quanto custa

Pela tabela de retribuições do INPI, a anotação custa R$ 170 no primeiro processo, e cada processo adicional na mesma petição paga menos. É valor único, sem a redução de 50% que vale para o pedido de registro. Os outros valores estão em taxas do INPI.

Três casos comuns

• Marca no CPF que vai para a empresa. Se a empresa é uma sociedade, como uma Ltda, é cessão pelo código 349. Se você só passou a atuar como MEI ou empresário individual, o Manual manda usar outra petição, a de alteração de nome (código 348, R$ 50). Veja os prós e contras em registrar a marca no CPF ou no CNPJ.
• Venda do negócio. O contrato de compra deve prever a cessão das marcas, e o comprador pede a anotação. Em incorporação, fusão ou cisão, a petição é a mesma, instruída com os atos societários registrados no órgão competente.
• Saída de sócio. Importa em nome de quem a marca está. Se está no CNPJ da empresa, a saída do sócio, por si só, não pede transferência. Se está no CPF do sócio que sai, a cessão depende da assinatura dele, então vale acertar a transferência para a empresa junto com os termos da saída.

O risco de deixar sem anotar

Muita gente assina o contrato e para aí. O problema está no art. 137: as anotações só produzem efeitos perante terceiros a partir da publicação. Até lá, o processo no INPI continua em nome do cedente. Se surgir uma disputa com outra empresa nesse meio-tempo, quem aparece como titular é ele.

A decisão sobre a anotação sai na Revista da Propriedade Industrial. Se a anotação for negada, ou se o INPI cancelar ou arquivar marcas pelo art. 135, cabe recurso (art. 138), em 60 dias contados da publicação (art. 212).

Antes de comprar uma marca, confira

• se o processo está em vigor ou ainda em exame, na consulta de marca no INPI;
• se o cedente tem outras marcas parecidas no mesmo ramo, que precisam entrar na cessão;
• se a sua atividade combina com a classe da marca;
• quando vence a vigência do registro, para não herdar uma renovação em cima da hora.

Cessão não é licença

Na cessão, a marca muda de dono. Na licença de uso (arts. 139 a 141), o titular continua dono e autoriza outra pessoa a usar, com o direito de controlar a natureza e a qualidade dos produtos ou serviços. O contrato precisa ser averbado no INPI para valer perante terceiros, mas não precisa estar averbado para servir como prova de uso da marca.

Vai registrar uma marca nova para a empresa, em vez de transferir uma antiga? Comece pela análise da marca: em cerca de 3 minutos você vê as marcas parecidas na base do INPI. Quando quiser, crie a sua conta no app.