Posso usar a marca antes do registro no INPI?

O que só o registro dá

O art. 129 da Lei 9.279/96 diz que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, com uso exclusivo em todo o território nacional. Enquanto o pedido tramita, essa exclusividade ainda não existe, e o INPI pode negar o pedido (o que fazer se a marca for indeferida).

Usar a marca sem pedido algum é o cenário mais frágil: não há registro, não há pedido, e outra pessoa pode depositar um nome igual ou parecido antes de você.

O que o pedido já garante

Depois do depósito você não fica de mãos vazias. O art. 130 assegura ao titular da marca ou ao depositante o direito de:

• ceder o registro ou o pedido de registro (veja como funciona a transferência de marca);
• licenciar o uso da marca;
• zelar pela integridade material ou pela reputação da marca.

É uma proteção real, mas menor que a do registro. O pedido ainda pode ser contestado por oposição ou indeferido no exame.

Quem já usava: o direito de precedência

A lei protege quem chegou antes no mercado, com condições. Pelo art. 129, § 1º, quem, de boa-fé, na data da prioridade ou do depósito de outra pessoa, usava no País havia pelo menos 6 meses marca idêntica ou semelhante, para produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, tem direito de precedência ao registro. As perguntas frequentes do INPI explicam o mesmo direito do usuário anterior.

O Manual de Marcas do INPI trata desse direito ao explicar o exame de oposições (item 5.12.6), com regras rígidas:

• É preciso provar uso continuado por pelo menos 6 meses antes da data de depósito (ou de prioridade) do outro pedido, com documentos emitidos ou publicados nos 5 anos anteriores a essa data.
• Quem se opõe precisa comprovar que também depositou o pedido da própria marca no INPI. O direito só se aplica se esse pedido for concedido; até lá, o pedido do outro fica parado.
• A boa-fé só é reconhecida a quem nunca foi ao INPI registrar o sinal em disputa. Se a pessoa já teve pedido arquivado ou registro extinto desse sinal, a alegação é julgada improcedente.
• Se os dois lados provam uso anterior, o direito fica com quem depositou primeiro.

Ou seja: o uso anterior ajuda, mas depende de prova e de um pedido seu. A oposição, que é a via descrita no Manual, tem prazo de 60 dias contado da publicação do pedido do outro (art. 158; como funciona a oposição de marca). O mesmo argumento também vale para quem está do outro lado e responde a uma oposição. Usar a marca não substitui depositar.

E o símbolo ®?

A Lei 9.279/96 não tem regra sobre o símbolo ®, e não encontramos orientação oficial do INPI sobre ele (as perguntas frequentes de marcas do INPI também não tratam do tema). No uso corrente, ® quer dizer marca registrada. Enquanto o pedido tramita, a marca ainda não é registrada (art. 129), então o mais prudente é esperar a concessão para usá-lo.

Há também o lado do consumidor: o Código de Defesa do Consumidor proíbe publicidade enganosa, aquela com informação falsa capaz de induzir o consumidor em erro (art. 37). Nenhuma regra liga o ® a esse artigo, mas, por cautela, entendemos que apresentar como registrada uma marca que ainda é só pedido pode ser questionado com base nele.

O risco de usar sem pesquisar

Na prática, o maior risco é descobrir tarde que já existia uma marca parecida. A lei não deixa registrar reprodução ou imitação de marca alheia registrada, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, para produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, quando isso pode causar confusão (art. 124, XIX). E o titular dessa marca tem o uso exclusivo e pode zelar por ela.

A lei vai além: reproduzir marca registrada sem autorização do titular, no todo ou em parte, ou imitá-la de modo que possa induzir confusão, está entre os crimes contra as marcas (art. 189, I). E, mesmo sem chegar a isso, você pode ter de trocar o nome depois de investir em fachada, embalagem, site e redes sociais.

Como reduzir o risco

• Pesquise antes de investir: faça a consulta da marca no INPI e confira a classe NCL do seu produto ou serviço.
• Procure nomes parecidos, não só idênticos. A proibição da lei alcança imitação e reprodução parcial.
• Deposite cedo. O pedido já dá os direitos do art. 130, e na disputa entre dois usuários anteriores ganha quem depositou primeiro. O guia de como registrar uma marca mostra o caminho, e CPF ou CNPJ ajuda a decidir em nome de quem.
• Acompanhe o pedido até a concessão. O tempo não é fixo (quanto tempo demora o registro), e entender por que registrar a marca ajuda a pesar o investimento.

Se você já usa um nome ou está para lançar um, a análise da marca da Key busca marcas parecidas na base do INPI e fica pronta em cerca de 3 minutos. Para ver o resultado, crie a sua conta no app.